原告：青岛科尼乐机械设备有限公司

被告：青岛迪凯机械设备有限公司

一审法院：北京知识产权法院，（2015）京知民初字第2160号

二审法院：北京市高级人民法院，(2017)京民终339号

代理人：杨安进律师、徐永浩专利代理师，北京市维诗律师事务所，二审程序中代理青岛迪凯机械设备有限公司

第一部分 基本案情

一、案件背景

1.涉案专利

涉案专利的专利号为ZL200720022658.8，名称为“行星式搅拌机的一种高效传动装置”，申请日为2007年5月25日，授权公告日为2008年7月16日。2013年10月12日涉案专利的专利权人变更为本案的原告青岛科尼乐公司。

2.在先诉讼

原告青岛科尼乐公司曾于2013年在青岛中院起诉被告青岛迪凯公司侵犯涉案专利的专利权，青岛科尼乐公司在该案中主张的被控侵权行为包括被告于2014年5月在北京市顺义区的中国国际展览中心举办的第十四届中国国际冶金工业展览会上对于其“DEX XP系列行星式搅拌机”的参展行为。在该展览会上，被告的展位上有涉嫌侵权产品的宣传材料和技术参数列表。青岛科尼乐公司还提交了拆解青岛迪凯公司产品的录像。

经审理，青岛中院于2015年4月13日一审判决青岛迪凯公司停止制造、销售和许诺销售侵犯原告涉案专利的产品，赔偿青岛科尼乐公司经济损失50万元。青岛迪凯公司不服向山东高院提起上诉，山东高院于2015年11月24日判决驳回上诉，维持原判。

二、原告主张

原告青岛科尼乐公司认为，被告青岛迪凯公司2015年9月参加在北京举办的中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会，展出与涉案专利技术方案相同的被控侵权产品，并在被告网站上发现大量被控侵权产品的宣传，称其在2016年8月“依旧火热发货中”。

鉴于青岛迪凯公司的被控侵权行为已由在先诉讼认定为侵权，原告青岛科尼乐公司认为上述侵权行为属于恶意侵权。

原告为此主张被告立即停止生产、销售、许诺销售被控侵权产品，销毁库存侵权产品，销毁侵权产品专用模具，赔偿原告经济损失2400万元，并承担原告合理支出2.5万元。

三、被告主张

被告青岛迪凯公司认为：

1.由于存在在先诉讼，本案系重复诉讼。

2.原告在本案中并无任何证据证明被控侵权产品进行了销售，亦无任何证据证明被控侵权产品的技术特征，故其侵权证据不足。

3.青岛迪凯公司在2015年6月已经完成新的技术研发并申请了新的实用新型专利，此后被告生产的DEX MP系列搅拌机开始采用新的技术方案，不再使用涉案专利的技术方案，故2015年6月之后再无侵权行为。

4.在山东的在先诉讼案件中，只认定了一款产品侵权，并未认定系列产品侵权。原告主张系列产品侵权并无事实依据。

第二部分 法院观点及判决结果

一审法院：

1.关于是否构成重复诉讼

在先诉讼的判决结果是针对2014年5月以前业已存在的被控侵权行为所提起的。由于被告的被控侵权行为并未停止，原告可以对被告在2014年6月至2016年4月依然持续的侵权行为另行提起诉讼，因此不构成重复起诉。

2.关于被告的侵权行为

在本案中，被告对于涉案的14个型号的DEX MP系列行星式搅拌机的参展行为，属于为生产经营目的的许诺销售行为。

在其网站宣称的“八月依旧火热发货中”表明在在先诉讼宣判后被告依然对于被控侵权产品进行以生产经营为目的的制造和销售行为。青岛迪凯公司自认其DEX MP系列行星式搅拌机在2015年6月之后仍在制造和销售。尽管被告主张于2015年6月起已经采用了不同的技术方案，但并未提供直接的证据。

3.被告的“系列”产品是否都构成侵权

在先诉讼中，只认定了DEX MP中的一款产品侵权。

在本案中，对于被告在参展的宣传资料及其网站上列出的DEX MP系列行星搅拌机的14个型号产品，原告明确其为本案被控侵权产品。

被告表示2015年6月之后上述产品已经采用了规避专利权的新的技术方案，但被告未提供其产品实物或照片等证据。“DEX MP”不是产品型号，2015年参展的产品与在先诉讼中所涉及的产品是不一样的。

一审法院认为，被告对于上述主张应承担举证责任。在被告没有举证困难，也不存在不予提供证据的正当理由的前提下，应承担不能举证的不利后果。因此，法院认定被告于2015年6月以后生产销售的与之前型号相同的产品采用了与之前相同型号产品所一致的技术方案，认定被告涉案的14个型号的DEX MP系列行星式搅拌机均构成侵权。

4.关于产品利润的计算

对于原告提出以被告销售收入中涉案的型号产品的利润作为被告获利的数额，以该数额确定被告赔偿数额的观点，一审法院予以支持。由于被告拒不提供财务账册，一审法院通过调取税务记录来获得被告的销售收入数额。

同时原告主张本行业的平均利润率为40%，由于被告未执行法院的查封、扣押裁定，也未向一审法院提供相关证据。一审法院采纳原告关于行业平均利润率为40%的主张。最终，一审法院确定侵权获利数额为358.8万元。

5.判决结果

青岛迪凯公司立即停止生产、销售、许诺销售被控侵权产品，赔偿原告经济损失358.8万元，赔偿原告合理支出2万元。

二审法院：

一审原告和被告均不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉并提交了相关新的证据。

青岛科尼乐公司认为：原审法院仅审理青岛迪凯公司在2014年5月之后的侵权行为，事实认定错误；原审法院在确定赔偿数额时未计算青岛科尼乐公司2013年1月至2014年5月期间的侵权损失。

青岛迪凯公司认为：原审法院对被控侵权产品的技术特征认定错误，原审法院未进行具体的技术特征比对，青岛迪凯公司提交的证据足以证明其自2015年6月后销售的行星式搅拌机采用了不同的技术方案，不构成侵权；原审法院认定青岛迪凯公司存在销售行为缺乏事实依据；一审法院确定机械制造业40%的利润率及确定相应赔偿数额缺乏依据。

1.关于重复诉讼问题

本案在起诉前，青岛科尼乐公司对青岛迪凯公司的被控侵权行为已经由在先诉讼生效判决确认。对于已经审理过的青岛迪凯公司实施的被控侵权行为，不做重复处理。因此，原审法院未审理青岛迪凯公司在2014年5月以前的被控侵权行为并无不当。

2.被告实施的是销售行为还是许诺销售行为

由于在先诉讼的生效判决认定青岛迪凯公司生产、销售、许诺销售的DEX MP系列行星式搅拌机侵犯了涉案专利的专利权。因此在青岛迪凯公司未提供有效相反证据的情况下，原审法院认定涉案的DEX MP系列行星式搅拌机落入涉案专利的保护范围并无不当。

现有证据仅能证明青岛迪凯公司在2015年9月的展览会上展示了被控侵权产品的宣传材料，以及在其网站上刊登了被控侵权产品的资料和销售信息。而原告青岛科尼乐公司在本案中并未提供被控侵权产品的实物，也没有能够证明青岛迪凯公司在2014年5月以后继续生产和销售被控侵权产品的证据。

原审法院仅凭被告实施了许诺销售行为的证据，就将举证责任转移至青岛迪凯公司而直接认定其从事了生产、销售被控侵权产品的行为，属于举证责任分配不当及事实认定错误。

青岛迪凯公司针对上述被控侵权产品的参展和网络宣传行为，属于为生产经营目的许诺销售行为，构成对涉案专利的侵权。

3.判决结果

驳回青岛科尼乐公司全部上诉请求，支持青岛迪凯公司部分上诉请求。判令青岛迪凯公司立即停止许诺销售被控侵权产品，赔偿青岛科尼乐公司合理支出2万元。

第三部分 案件评析

【案件评析】

评析人：

杨安进，北京市维诗律师事务所律师，二审程序中青岛迪凯公司代理人

李 翔，北京市维诗律师事务所专利代理师

本案一审曾被北京知识产权法院列入2016年加大知识产权司法保护力度类的典型案例。

纵观本案的一审和二审程序，所认定的案件法律事实和侵权赔偿额度方面均发生了较大的变化。尤其是判赔额度，从请求赔偿2400万，到一审判赔358万，再到二审判赔合理支出2万元。因此，有必要对本案的核心争议点所体现的法律问题做进一步思考。

1.关于“一事不再理”和重复诉讼问题

通常意义上的“一事不再理”是指对已经发生法律效力的判决、裁定的案件，除了另有规定之外，不得就同一事实再行提起诉讼。

《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第二百四十七条规定：“当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。”

对于知识产权来说，相对于普通的民事侵权有自己的特殊之处。具体来说，在Trips协议中对于知识产权的私权属性做了明确的界定。由于知识产权的私权属性，其侵权判断时理应遵循普通民事侵权的基本理论原则。然而，当根植于普通民事侵权的基本理论原则面对知识产权时，却差强人意，其原因主要在于知识产权的无形性。例如，对于有形的财产权来说，被侵犯的行为通常是一次性或一过性的行为，一般不会出现同一侵权人在经过法律规制后再次持续性地实施侵权行为。然而，对于无形的知识产权来说，侵权情形却可能完全不同，同一侵权人的侵权行为即便是经过法律规制后依然可能出现不易被权利人所发现的持续存在的侵权情形。

因此，一般在专利侵权案件中，如果在先诉讼中已经对一段时间内的侵权行为进行了法律规制，那么在后诉讼将不再重复审理。但是，对于尚未得到法律规制的侵权行为（尤其是再次侵权或重复侵权），在后诉讼依然可以进行审理。

在判断专利侵权诉讼是否违反“一事不再理”的原则，通常需要考虑如下因素：当事人是否相同；诉讼标的是否相同；诉讼请求是否相同或在后诉讼的诉讼请求是否实质上否定在先诉讼的裁判结果。

对于青岛科尼乐公司与青岛迪凯公司的专利侵权争议，在先判决已经对青岛迪凯公司在2015年之前的侵权行为（制造、销售和许诺销售）做出了业已生效的法律裁决。而在本案中，当青岛科尼乐公司发现青岛迪凯公司在2015年9月的参展行为及其网站上的宣传行为后，就同一专利提起侵权之诉。

从当事人的角度来看，在在先诉讼中，专利权的权利人为青岛科尼乐公司，被诉侵权人为青岛迪凯公司。在本案中，权利人和被诉侵权人均未发生变化。属于相同的当事人。

从诉讼标的的角度来看。在在先诉讼中，针对的是2013年涉及的DEX XP系列行星式搅拌机。而在本案中，虽然2015年9月参展和在网站上宣传的产品依然标记为“DEX系列行星搅拌机”，但是否是与在先诉讼中相同的侵权产品，值得商榷。这一点需要充足证据来支持。

名称和/或型号相同，并不必然意味着属于承载有相同技术方案的同样产品。这存在形式上相同与实质上相同的差别。所谓形式上相同，是指从表面上来看，两种产品具有相同名称或者类似的型号；所谓实质上相同，是指二者的技术方案是没有区别的。显然，存在形式上相同但没有明确证据支持的情况下，延伸认定为实质上相同是武断的且不合理的。

因此，不能由于2015年涉及的产品的名称或型号与2013年涉及的产品的名称和型号相同或差别不大，就认定二者所承载的技术方案是相同的，因此2015年涉及的产品自然侵权。这需要充足的证据经过比对后才能确定。

从诉讼请求是否相同或在后诉讼的诉讼请求是否实质上否定在先诉讼的裁判结果来看。在在先诉讼中，针对青岛迪凯公司在2014年5月以前的被控侵权行为已经做出了生效的司法裁判。而在本案二审中，青岛科尼乐公司在上诉请求中要求考虑追溯至2013年的侵权行为，属于否定在先诉讼的裁判结果。因此，二审法院关于前案已经审理过的青岛迪凯公司实施的被控侵权行为因而本案不宜重复处理的观点是合理的。

综上所述，在先诉讼与本案的诉讼当事人相同，诉讼标的是否相同不能得到证据支持，诉讼请求跨越业已生效的在先诉讼。因此，首先应理清的是2015年之后涉及的产品是否实质上侵犯涉案专利权，然后再判断对于追溯至2014年5月之前的侵权行为，是否属于“一事不再理”的情形。

2.本案争议是应通过另诉解决，还是通过在先诉讼的执行程序来解决

由于知识产权侵权的持续性特点，即便是通过诉讼程序获得了认定侵权的法律裁决，依然会可能存在后续的侵权行为。在这种情况下，权利人或利害关系人发现依然存在的侵权行为后，是另行起诉，还是通过在先诉讼的执行程序来解决，关键在于在先诉讼中所认定的侵权行为是否在本质上延续到法律裁决之后。

在专利侵权诉讼中，如果所实施的技术方案（无论产品或方法）与在先诉讼中所认定侵权的技术方案是相同的，这显然是在先诉讼程序中侵权行为在本质上的延续。在此情况下，在先诉讼作为诉讼请求中重要组成部分的停止侵权行为并未得到执行，因此可以通过在先诉讼的执行程序来解决。

而如果所实施的技术方案与在先诉讼中所认定侵权的技术方案有所不同，则不存在在先诉讼的继续执行问题，需要另行起诉，以判断所实施的新的技术方案是否落入涉案专利权的保护范围之内。

具体到本案来说，在先诉讼判决作出的时间为2015年底。如果此后青岛迪凯公司依然采用与在先诉讼中所认定侵权的技术方案相同的技术方案，则可通过在先诉讼的执行程序来解决。如果在2015年6月之后青岛迪凯公司采用了与涉案专利完全不同的新的技术方案，作为权利人的青岛科尼乐公司应另行。

因此，判断青岛迪凯公司在2015年6月之后所实施的技术方案是否不同于在先诉讼中所认定侵权的技术方案且落入涉案专利的保护范围之内，是问题的关键。

3.如何区分销售行为和许诺销售行为

在专利侵权行为中，销售行为和许诺销售行为的关联性包括如下几点：

（1）许诺销售为作出销售专利产品的意思表示的行为，属于实现销售之前的行为。之所以规制许诺销售的侵权行为，其目的是尽可能早地制止后续的交易行为，在进入流通之前就实现对侵权行为的管控。

（2）销售是交易行为，出卖人将标的物的所有权转移给受买人而获利的过程。因此，通过销售一方面使得出卖人获利，另一方面也挤占了专利权人的市场空间。如果说制造是侵权的源头的话，那么销售可以理解为是制造的目的或获利的途径。

（3）许诺销售是独立于销售的侵权行为，而不是销售行为的准备阶段或一部分。换句话说，许诺销售作为侵权行为是独立于销售行为的，许诺销售行为成立与否不取决于销售行为是否实施。

（4）当发生许诺销售行为时。侵权产品处于被展示并表达出待售意思的状态，在该状态下，侵权产品随时会进入销售阶段。因此该状态下专利权处于行将被进一步较大程度侵犯的危急情况。因此，从本质上来说，对许诺销售行为的规制，目的是为了消除专利权的此种危急情况。

（5）当发生销售行为时，侵权人通过销售而获利，销售行为是侵权人的主要获利途径。因此，从本质上说，对销售行为的规制，目的是为了切断专利产品的获利途径。

（6）从对专利权人的利益损害来说，许诺销售行为主要是引发了专利权将受到侵害的危险情况，侵权人尚未获取较大利益。因此，如果单纯存在许诺销售行为的话，对于专利权人还未构成较大的直接利益损害。但是，销售行为一方面挤占专利权人的市场份额而获得较大非法利益，另一方面也有可能对于专利权人在市场中的商誉造成负面影响。因此，作为主要获利途径的销售行为，侵权人对专利权人构成较大的直接利益损害。

基于上述分析，对于销售和许诺销售这两种不同的侵权行为来说，所规制的目的不同，对专利权人的直接利益损害不同，因此在判赔额度上在实践中也差别较大。

因此，在专利侵权诉讼中，除了需要对所实施的技术方案是否落入专利权的保护范围之内做出可靠判断之外，还需要明确侵权人究竟实施了何种侵权行为，这对最终的判赔额度有直接且重大的影响。

作者简介

杨安进

1993年毕业于华中科技大学（原华中理工大学）应用电子技术专业，工学学士。1998年毕业于中国人民大学法学院，法律硕士。1998年开始知识产权律师执业。2013年被评为北京市“十佳知识产权律师”。

现任北京市维诗律师事务所管理合伙人，律师、专利代理人、商标代理人。曾任国家知识产权战略制定工作领导小组评审专家。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、域名争议解决中心专家，北京大学、华中科技大学、北京理工大学、首都经贸大学等高校兼职教授。

李翔

2002年毕业于济南大学机械工程学院，机械电子工程专业，工学学士。2006年毕业于北京交通大学机械与电子控制工程学院，载运工具运用工程专业，工学硕士。2014年毕业于北京大学法学院，法律硕士（知识产权方向）。

2006年投身于专利代理行业，其中，由李翔挖掘布局并撰写的发明专利（“用于发动机冷却系统的副水箱和发动机冷却系统”）曾于 2014 年获得北京市第三届发明专利奖中唯一的特等奖。

现任北京市维诗律师事务所合伙人、专利代理师。