【侵权专利分析】如何撰写一份专业的专利侵权分析报告？

admin 2022-10-14 19:50 3604次浏览 0 条评论文章

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：刘兴彬

原标题：如何撰写一份专业的专利侵权分析报告

伴随着专利申请量的逐年猛增，我国授权专利保有量也是水涨船高，权利人专利保护意识的提高导致专利侵权纠纷案件大幅增长。由于专利侵权纠纷案件既涉及法律问题，也事关技术问题，而法庭上的技术比对环节往往会成为案件输赢的关键，所以，无论是原告还是被告，在遇到专利侵权纠纷时请专利律师做一下专利侵权分析以制定合理的诉讼策略还是很有必要的。

简单来说，专利侵权分析就是判断一下对象产品（或方法）所采用的技术（或设计）方案是否落入目标专利权的保护范围，进而是否有可能构成专利侵权。

专利侵权分析报告（下称“报告”）是专利侵权分析内容的表现形式，撰写一份比较完善的报告体现了分析者的专业水平，本人将结合以往工作中专利侵权分析的经验，以报告所应包括的几部分内容按顺序逐项进行介绍，以供批评或参考。

一、封面封底

专利侵权分析作为一款知识产权服务产品，这封面和封底就是产品的包装，包装的质量是制作人对产品质量在主观态度上的表达，如果面子上的事儿都搞不好，委托人也有理由怀疑你的产品内在质量。

封面信息的设置应简洁美观，一般应体现报告编号、报告名称、委托人（或单位）、受托人（或单位）、目标专利名称、对象产品名称、报告定稿时间等，有时还可添加受托单位的标识或委托单位的标识，也可根据委托单位的保密需求做上保密标识，如委托单位经定密程序确定的保密编码、密级和保密期限等。

封底可设置受托单位简介、报告完成团队介绍、联系方式及二维码等内容信息。

二、目录

为了使报告总体结构、主要内容一目了然，也为了便于使用者查阅、检索特定报告信息，给报告制作一个索引目录是很必要的。关于目录的制作，就无需在此赘述了。

三、分析结论

专利侵权分析的结论是制作整个报告的目的，也是委托人委托的原因，将该部分放在报告的最前面就是为了让委托人无需查找便可方便地看到他最关心的部分，如此能体现报告的易用性。

结论部分应是对委托事项的简洁回应，通常包括对象产品是否落入目标专利权的保护范围，并说明具体落入了哪项或哪几项权利要求的保护范围，以及在落入保护范围的前提下是否有进行规避设计的可能性乃至规避设计的建议方向等信息。

四、委托信息

委托信息应包括委托人信息、目标专利信息、对象产品信息和委托分析事项等几部分，最主要目的就是要界定受委托人的工作范围。

委托人信息一般是指委托人的名称、住址和联系方式等（例如：联系人、联系电话和电子邮箱等），这涉及到所做分析报告应向谁负责以及由谁使用的问题。

目标专利信息一般包括专利申请号、专利名称、专利申请日、公开（公告）日、专利权人/专利申请人、发明人、专利分类号以及专利法律状态和法律状态变更情况等。一份分析报告可针对一件或多件有关同一产品的目标专利作出。

对象产品（包括方法，下同）信息应包括产品名称、产品规格型号和产品介绍（或步骤、工艺流程等），其中产品介绍可以是产品说明书，可以是产品相关图片或照片，也可以是向委托人了解的产品技术调查信息（可以通过问答形式确定需要了解的产品相关技术问题）。一份分析报告中通常只针对一款特定的产品或在功能结构上相近似的某个系列产品作出。

委托事项一般是判断对象产品是否落入目标专利的保护范围，如果落入保护范围，是以什么形式落入哪些项权利要求的保护范围以及有针对性做规避设计的可能性等。

五、具体技术分析

该部分是整个报告的核心部分，包括目标专利调查，权利要求技术特征划分，保护范围的确定，对象产品相应技术特征的确定和标识，侵权比对分析等几部分。

1.目标专利调查

了解著录项目内容，比如是否要求了优先权、是否有分案关系、是否存在同族专利等，有时候这些细节会影响到侵权判断的结论。

熟读目标专利说明书是对目标专利调查的最基本要求，应从中掌握所涉技术方案所属的技术领域，所要解决的技术问题和所描述的技术效果，以及对特定术语的解释和具体实施方式中具体实施例的情况等。

2.权利要求技术特征划分

对权利要求书的研读应是重中之重，除了将所有权项在报告中一一列出外，还要分析权利要求的类型以及各权项之间的关系，最重要的是还需要针对权利要求划分技术特征，将划分出的技术特征进行编号，以利于后续的技术比对。

3. 确定专利权的保护范围

专利权的保护范围客观上是确定的，但是在实际工作中又往往体现出其动态的不确定性，这是因为每个人所掌握的信息量是不同的，由此形成了对专利权保护范围确定的局限，随着所掌握信息量的变化，以此为基础所确定的专利权保护范围也有可能会随之变化。

即使如此，确定专利权的保护范围也是必须得要做的工作，因为如果没有确定的保护范围，就无法判断是否落入保护范围。

本人认为确定专利权的保护范围至少应从以下几个方面入手：

第一，通过对目标专利公开文档中背景技术、说明书及附图的掌握解释权利要求中特定技术特征的具体含义；

第二，调取目标专利的审查档案（包括审查意见通知书、申请人对通知书的答复意见、专利复审档案、无效请求书、无效决定书以及专利权评价报告等），研究在目标专利授权或无效过程中申请人或权利人所做的答复文件，以确定是否对现存有效权项的保护范围构成影响，这是禁止反悔原则可能被适用以限缩专利权保护范围的机会；

第三，调查目标专利是否有维权记录，比如看是否存在过侵权诉讼或投诉的历史，可根据公开可查的决定书、判决书或裁定书等为线索，调查权利人在以往维权过程中对目标专利权利要求技术特征所做过的解释，以确定是否有禁止反悔原则适用的空间；

第四，研读目标专利说明书中的各实施例，分析所有实施例分别与权利要求之间的关系，看是否有捐献原则适用的空间；

第五，针对权利要求所保护的技术方案做现有技术设计检索，以进一步确定专利权的保护范围。

4.确定对象产品的相应技术特征

结合对象产品说明书、图片/照片或技术调查等资料，确定对象产品上所具有的与目标专利所划分的技术特征相对应的技术特征，并作出标识或进行对应编号，以方便后续的技术比对。

5.侵权比对分析

在专利侵权纠纷案件中，庭审（或口审、听证）中的一个最关键的环节就是技术特征的侵权比对了，这也是最能体现代理律师专业水平的时刻，不懂技术的代理人是很难掌控或应付这一环节的。

为了使技术特征的比对清晰明了，建议以列表的方式分别将目标专利和对象产品的技术特征一一对应地列入表中，在每对技术特征的后面设置比对结论和备注栏，将每对相应技术特征的比对结论及简要理由录入表中。

最后，根据上述各相应技术特征的比对结论，综合分析对象产品是否落入目标专利的保护范围。

六、侵权性分析

如果在上述分析步骤中得出对象产品未落入目标专利权保护范围的结论，则一般不构成专利侵权（某些情况下也有构成专利侵权的可能性，具体情况不在此论述）。

反过来，如果分析结论为落入专利权保护范围，则是否构成专利侵权还必须考虑是否具有以下例外因素：

1.是否可适用“权利用尽原则”；

2.是否具有先用权；

3.是否属于临时过境；

4.是否属于非经营目的；

5.是否属于现有技术/设计；

6.是否仅用于科学研究或实验；

7.是否仅用于药品、医疗器械的行政审批（Bolar例外）；

8.是否只是外观设计的使用；

9.其他例外情况。

在综合考虑法律规定的各侵权构成的例外后，可结合技术特征的总体比对结论得出是否构成专利侵权的结论。

如果结论为构成专利侵权，则应给委托人提供应对侵权风险的一些建议。

七、主要法律依据

法律规定是专利侵权分析的大前提，将分析过程中所涉主要法律条款分别列出，以方便使用者查阅或对照，这也是分析结论的作出依据和效力来源。

例如可列出的主要相关法律规定可以是：专利法第十一条关于专利侵权的基本规定；专利法第五十九条关于专利权保护范围的规定；最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律问题的解释（最高院解释一）第七条关于全面覆盖原则的规定，第五条关于捐献原则的规定，第六条关于禁止反悔原则的规定；最高院解释二第二十一条关于间接侵权的规定等。

八、声明事项

根据本人以往工作经验，觉得在报告中添加上有关报告使用方面的声明事项也是非常必要的，这样既可以防止对报告的滥用，也会避免后续一些不必要的解释和可能的纠纷。

关于声明事项的内容，受托人可根据不同的需要进行撰写，比如：

1.本报告之分析结论仅代表本律师（团队或单位）的专业分析意见，不是行政机关的行政决定或司法机关的判决、裁定。

2.本报告的分析结论仅对委托人出示给受托人用于分析评价的对象产品负责，不当然及于受委托人未曾对照分析过的其他类似产品。

3.本报告的使用者应为委托人，若将本报告做委托事项外之用途，建议事先征求受委托人意见。

九、附件

将报告所涉及的一些重要材料作为附件列在报告中，一方面体现出报告的完整性，另一方面也是为了方便报告使用者查阅。

个人认为，以下附件应该列在报告中：

1.目标专利公开授权文本；

2.目标专利授权/确权审查档案；

3.目标专利涉诉纠纷案卷；