【导读】

含有以实现某种功能或效果表述的特征的专利，在专利侵权案中是认定被控技术方案落入专利保护范围时的关键因素，因此也是企业在诉讼维权或抗辩中的重点和难点。本文通过对典型案例和裁判规则的解读，为企业在涉及功能性特征的专利诉讼维权或抗辩中的基本策略提供指引。

【典型案例】

案号：（2018）最高法民申1018号

审理法院：最高人民法院

本案为最高人民法院再审审查案件。本案一审程序中，本案再审被申请人暨一审原告广州TM公司，指控本案再审申请人暨一审被告深圳HZ公司，侵害了其名为“一种太阳能灯及其包装盒”实用新型专利权。本案中双方争议的技术特征是被诉侵权技术方案是否包含权利要求1记载的“第一散热区、第二散热区”的技术特征。一审法院认为，上述特征属于以散热功能表述的技术特征，其保护范围应当限定为与说明书实施例所等同的实施方式即设置散热孔的方式，被告技术方案设置方式为散热板，因此不构成专利侵权。二审法院认为，“散热区”属于对灯体内部进行区域划分的文字表述，即相对不密闭的空间则是散热区，非功能性技术特征。被诉侵权产品具有散热板，能够实现散热效果，构成等同侵权。

最高人民法院在驳回再审申请的裁定中指出，在认定争议技术特征是否属于“功能性特征”时，不仅需要考虑技术特征文字本身的含义，还需将该技术特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解。权利要求1中有关“第一散热区”“第二散热区”的限定包括：“所述灯罩包括，第一散热区和第一防水区；所述灯体包括，与所述第一散热区对应的第二散热区，以及与第一防水区对应的第二防水区。”本领域普通技术人员结合第一散热区以及第二散热区本身的含义以及权利要求1的整体技术方案，即可直接、明确地确定所述特征的具体实施方式，所述特征不属于用功能或者效果来限定保护范围。

【规则解读】

企业在发起专利侵权维权诉讼或被诉侵权时，首先应当判断的是被控侵权技术方案是否落入涉案专利的保护范围。在进行比较时，对于专利中以技术功能或效果进行限定的特征，是否被控侵权方案只要具备实现该功能或效果的技术特征，该特征就构成相同或等同？这就需要考察我国司法实践中对于功能性技术特征的裁判规则。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号）第四条规定，“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

本条规定对于以功能性限定的技术特征进行了初步定义并对其解释范围进行了限缩：功能性特征是指以功能或者效果表述的技术特征；含有功能性特征的专利的保护范围限制在说明书和附图中描述的具体的功能实现方式或其等同实施方式。一审法院是在认定“第一散热区、第二散热区”为功能性特征后，以上述规则将专利的保护范围限定在实施例中以散热孔或其等同的实施方式，据此认定被告散热板的方式不落入专利保护范围。

二审法院及最高人民法院则从上述特征并非功能性特征的角度，纠正了一审判决。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释[2016]1号）第八条的规定，“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

本条规定在2009年司法解释的基础上，对于功能性特征的认定给出了更为详细的规则：即在沿袭2009年司法解释对于认定功能性特征的主要依据为以“功能或者效果进行限定”外，对于“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”的以功能或效果限定的特征排除出了功能性特征的范围，实际上一定程度上压缩了2009年司法解释中的范围。根据此规定，专利权人只要证明被诉侵权人主张的功能性特征符合上述排除条件即不再认定为功能性特征。

此外，上述《解释（二）》第八条对于功能性特征的等同认定也给出了更为细化的规则。“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”

根据本条规定，在认定专利中的技术特征为功能性特征后，司法机关应在说明书及附图记载的实施例中，寻找实现所称功能或者效果不可缺少的技术特征，即以实现所述功能的必要技术特征作为进行侵权比对的依据。

【诉讼策略】

结合上述规则，笔者认为，企业在涉及功能性特征的专利侵权诉讼中的诉讼策略主要如下：

作为专利权人时：

（1）在被告主张某项特征为功能性特征时，主张该特征不是功能性技术特征；

（2）从权利要求中寻找能够证明该特征实现方式的表述与结构特征，或者从公知性文件如教科书、技术手册中寻找能够证明该效果特征如何实现为业内公知的依据，以证明本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式；

（3）在该专利被司法机关认定为功能性技术特征后，应当在实施例中尽可能概括尽最少的实现所述功能的必要共同技术特征，以最大化的扩大自身的权利要求保护范围。

作为被诉侵权人时：

（1）在专利权人所主张的权利要求中，寻找以功能或效果描述的技术特征，主张该特征为功能性技术特征；

（2）主张本领域技术人员无法通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式，将证明责任转嫁到专利权人；

（3）在该专利被司法机关认定为功能性技术特征后，应当在实施例中尽可能概括尽最多的实现所述功能的必要共同技术特征，以最小化的限缩专利权人的权利要求保护范围，从而减小自身技术方案被认定为落入专利保护范围的可能性。

【作者介绍】

耿琛律师，北京市维诗律师事务所律师、专利代理师，北京大学法律硕士、首都经济贸易大学特邀研究员。作为律师代理奇虎360为代表的多家科技创新公司、股权投资公司的多件专利诉讼、投融资纠纷等案件，并担任联想集团移动业务部门等科技公司法律顾问。从事律师前，曾任职大型央企中国通号集团研究设计院担任法律顾问。加入中国通号前，曾在证券公司参与公司并购重组、股权收购、新三板挂牌等业务。

作为国内少数同时具备投融资纠纷代理、专利诉讼代理、大型科技企业内部法律顾问三项实务经验的律师之一，耿琛律师专门从事科技创新公司的法律顾问与争议解决业务：(1) 股权与融资方面：股权架构搭建与公司章程完善、股权激励措施落地、对赌为主的重大融资风险防范、股东权益保护与相关争议解决。(2) 研发知识产权保护方面：技术开发、技术转让许可、软件开发许可等各类技术类合同的审核；专利、技术秘密、软著等各类技术知识产权保护体系的落地搭建与诉讼维权。(3)科企其他常见法律事务：数据安全与隐私合规、科研生产设备采购合同审查、ToB销售合同审查等。