作者：赵刚 周永恒 郝培羽

《民法典》在侵权责任编第一千一百八十五条以总括式的规定宣示了我国知识产权领域惩罚性赔偿制度，至2021年6月1日新《专利法》与新《著作权法》正式生效以及相关司法解释出台，我国将在法律层面初步建立起较为完善的知识产权领域的惩罚性赔偿制度。在此之前，惩罚性赔偿制度已经在商标法领域起到了一定的遏制恶意侵权行为作用，在专利领域可以借鉴商标领域的成功司法实践经验。但分析专利侵权惩罚性赔偿制度出台之前专利恶意侵权案件可知，惩罚性赔偿制度在专利领域亦有其自身特点、适用空间以及风险规避路径。本文一方面向前溯源，探索惩罚性赔偿制度在我国自身的适用环境变迁；一方面向外借鉴，梳理美国专利惩罚性赔偿制度的适用条件与有益经验；同时，从权利人与可能的侵权人的双向角度，分析该制度给双方提供的应对空间；这都将为我国专利法领域惩罚性赔偿制度的发展完善提供有益参考。

一、从“恶”而不罚，到逐渐政策趋严——我国专利恶意侵权案件一览

专利恶意侵权，即指侵犯他人专利权，主观故意明显，情节严重的行为。于民法视角下，在环境侵权、产品侵权、商标侵权等领域，恶意侵权一般即以已经建立起的惩罚性赔偿制度予以规制。为了解专利惩罚性赔偿制度正式建立之前，专利恶意侵权行为在我国的司法处理情况，笔者以“检索案由：专利权权属、侵权纠纷；法院认为主观恶意明显、侵权情节严重/惩罚性赔偿”为条件在Alpha案例库中进行检索，对其中重点案件以法院的裁判处理倾向为维度进行了梳理，筛选出以下列两组案件。

第一组，法院驳回惩罚性赔偿的专利恶意侵权案件：

第二组，法院作出带有惩罚性质判决的专利恶意侵权案件：

从以上两组案件可以看出，在专利惩罚性赔偿制度正式落地之前，被侵权人诉称侵权人恶意侵权案件并不在少数，部分权利人也提出了惩罚性赔偿主张。法院依据被侵权人不同的举证情况、不同时期的司法政策作出了不同判决。

根据对上述案例的初步分析，可以提出以下几个问题：

（一）为什么在没有专利惩罚性赔偿制度出台之前，被侵权人屡屡提出惩罚性赔偿诉求？

我国《刑法》有关知识产权犯罪的章节对严重商标侵权、著作权侵权以及商业秘密侵权均规定了相应刑法规制手段，而对于严重专利侵权，尽管《刑法》第二百一十六条规定有假冒专利罪，但该罪名与专利侵权并无直接关系，而是涉及虚假宣传的不正当竞争行为[1]。相较于其他知识产权，用公法手段对专利的保护程度较弱。这在一定程度上，是专利恶意侵权行为频发的原因之一。而专利领域的惩罚性赔偿制度则兼有“以私法手段实现公法惩戒和预防的功能”[2]，即使尚未有完善的专利惩罚制度出台落地，被侵权人参照其他知识产权领域的制度，请求惩罚性赔偿不难理解。被侵权人频频提起专利惩罚性赔偿诉讼请求，也正反映出我国该制度的缺位与出台落地的必要性。

（二）为什么法院早期对认定恶意侵权案件以及判处带有惩罚性质的赔偿持特别审慎态度？

仅从裁判结果来看，例如（2018）粤民终1747号系列案中的权利人周某，其在一审以及后续上诉过程中，多次强调“侵权人明知原告拥有涉案专利仍然实施侵权行为”系“恶意侵权”。然而法院均因被侵权人证据不足而不予认定该项事实。不排除这样一种可能，即权利人周某等人所诉称的“恶意侵权”事实确实客观存在，但是因为没有明确的惩罚性赔偿制度指引，一方面被侵权人不知对所主张的事实取证应侧重哪些方面，另一方面法院出于可适用的法律空白而对该事实不予认定。但可以肯定的是，即使法院根据被侵权人所主张的事实可以认定侵权人确实“主观恶意明显、侵权情节严重”，但在制度缺位、无司法政策引导的条件下，亦难有勇气作出带有惩罚性质的判赔。这也是法院早期持特别审慎态度的重要原因之一。

综合上述分析可知，早期惩罚性赔偿制度的缺位是专利领域恶意侵权案件“恶”而不罚的原因之一。随着法律制度与实践的逐步发展，在北京信安世纪科技股份有限公司等侵害实用新型专利权纠纷一审案中，尽管法院驳回了原告惩罚性赔偿诉讼请求，但也开始确认于专利损害赔偿案件引入惩罚性赔偿机制符合我国加大知识产权保护的政策导向；在宁波某贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案中，原告所主张的4000万赔偿系根据侵权人获利而计算所得，但其举证不足，法院在被告举证妨碍责任的基础上，法院基于其反复侵权开始作出带有惩罚性质的判赔。我国的专利恶意侵权案件，其司法处理倾向正在逐渐趋严。

二、我国现有制度规定

根据修订后的《专利法》的规定，关于我国专利侵权惩罚性赔偿制度现有规定，笔者整理如下：

综合以上，伴随着新专利法及一系列司法解释、司法政策的陆续实施，我国现有专利领域的惩罚性赔偿制度已初步建立，较为全面地为进一步的司法实践提供了明确法律依据。

三、探他山之石，缘何可以攻玉——美国专利侵权惩罚性赔偿制度参考

（一）美国专利侵权惩罚性赔偿制度适用条件变迁

在我国的知识产权侵权惩罚性赔偿制度中，统一使用“惩罚性赔偿”来表述对专利、商标、著作权侵权施以超出补偿性原则、弥补权利人损失之外的赔偿。针对此种意义上的赔偿，美国则仅对专利侵权赔偿冠以了“惩罚性”的名称——“punitive damages”[4]，译作“惩罚性损害赔偿”；对商标侵权赔偿则命名为“increased damages”或者“enhanced damages[5]”，译作“累加损害赔偿金”。从用语也可以看出，针对专利侵权施以的惩罚性赔偿，“以私法手段达到一定公法惩罚效果”的意味更加明显，其惩罚力度也更强。与此相符，美国专利制度的司法特点之一即是以专利惩罚性赔偿对专利侵权施以严打击[6]。

自《1793年专利法》开始规定惩罚性赔偿，积累至今天几经演变和发展，其所积累的大量案例和司法实践对我国而言有一定可参考之处。有以下四个经典专利侵权案例，对恶意侵权人承担惩罚性赔偿的具体适用条件提供了参考：

1、1853 Seymour V. McCormick[7]—划分四种主观心态

本案的重要意义在于，确认了划分侵权人的四种主观心态标准。

该案是美国专利侵权司法实践中判赔惩罚性赔偿的第一案。美国最高法院提出了专利侵权人的四种主观心态：善意（good faith）、疏忽（ignorance）、肆意（wanton）或者恶意（malicious）。对于前两种，判赔仅以弥补权利人受损为标准，对后两种处以惩罚性赔偿。肆意和恶意两种主观心态，也正和间接故意和直接故意而相对应。

2、1983 Underwater Devices, Inc V. Morrison-Knudsen Co.[8]—利于权利人

本案的重要意义在于，其确认了利于权利人的标准，设定侵权人寻求专业意见的积极义务。

该案趋于十分严格的专利侵权保护。首先，给所有的潜在侵权人设定了一项严格义务：如果行为有构成侵权的可能性（判定标准是，潜在侵权人知道专利权的存在），则必须在行为之前获得一份合格的专业法律意见。在此基础上，权利人只需要证明侵权人知道专利权存在，那么侵权人就具有向法院证明其已经获得合格的专利法律意见的义务。如果侵权人未能提供此项法律意见，则将推定侵权人恶意侵权。这又包括了两项潜在要求：①侵权人必须曾经主动寻求过法律意见——如果未曾寻求，则推定恶意；②侵权人所获得的意见必须合格、且法律意见为专利无效或侵权人行为不构成侵权，可说明侵权人的行为非恶意侵权——如果行为人获得其行为可能构成侵权的法律意见之后，仍然实施侵权行为，则仍推定侵权人恶意侵权。

3、2007 In re Seagate[9]科技公司案——利于侵权人

本案的重要意义在于，一定程度上确认了利于侵权人的标准，专利惩罚性赔偿的适用门槛变高。

在本案中，推翻了Underwater案对潜在侵权人的严格注意义务规定。对侵权人“主观可责性”的举证责任归于权利人，提出两项客观标准：

权利人必须“清楚而令人信服地证明”：①侵权人实施客观轻率（reckless）行为，在客观上具有很高的侵犯专利权的可能性；②侵权人在主观上明知或者应该知道前述侵权风险。一旦侵权人在诉讼中提供了针对涉案专利权的有效性、是否侵权的抗辩，不论抗辩是否成功，都难以认定侵权人有意侵权从而适用惩罚性赔偿。如果侵权人在实施侵权行为时，无视被侵权专利而肆意侵权，仅在侵权行为之后才对法律风险进行评估，即使其在行为时具有主观可责性，但只要在事后诉讼中对其“非轻率”提出证据，依然可以避免惩罚性赔偿。这在之后的Zimmer案中也有所体现。

4、2016 Halo Electronics, Inc. V. Pulse Electronics Inc., et al.[10]与Stryker Corporation V. Zimmer, Inc.——确立现今适用条件

本案为美国最高法院对Halo上诉案与Zimmer上诉案的合并审理，其为美国专利侵权惩罚性赔偿制度提供了现行的有效参考。

Halo案与Zimmer案的发展过程整理如下：

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在这两个案件中，最高法院一方面将权利人提供“清楚且令人信服的证据”的证明标准降低为“优势证据”证明标准，另一方面，不再从仅从客观上审查行为人是否具有“客观轻率”行为，而是结合行为人行为时的主观状态对其行为进行“可责性”审查。[11]

5、四个经典案例可参考之处

结合以上美国专利惩罚性赔偿制度适用条件的几个发展历程，可总结处以下可着重参考的地方：

① 细化区分“善意”、“疏忽”、“肆意”、“恶意”以考察侵权人主观可责性。具体而言，“善意”是主观不知涉案专利权的存在，“疏忽”是意志反对侵权行为的发生，“肆意”是知道专利权存在而意志上轻率放任侵权，“恶意”是知道专利权存在，意志上直接追求侵权行为。

② 以侵权人行为当时的主观状态认定侵权人的主观恶意与可责性。Zimmer案联邦上诉法院的判决之所以被撤销，即是因为其将侵权人的行为与故意分开来看，行为时确实存在“客观的轻率”，仅仅在行为之后意识到风险，不可以作为惩罚性赔偿的抗辩。

③ 权利人与侵权人之间的许可要约等往来依据可作为侵权人主观状态的证明依据。

④ 侵权人寻求合理法律意见可在一定程度上避免惩罚性赔偿风险。尽管1983年之后的一段时间，美国惩罚性赔偿制度将寻求专业意见设定为潜在侵权人的义务，并不利于潜在侵权人。但是，这期间实践中所出现的“FTO调查报告”等方法, 也为企业规避惩罚性赔偿风险，从而避免被误伤提供了有益经验。

⑤ 结合不同的司法政策与社会条件，合理调整证明标准。

（二）我国权利人主张惩罚性赔偿举证重点的相关建议

参考美国惩罚性赔偿制度的经验，结合我国现有的制度规定，权利人若希望在专利侵权案件中主张惩罚性赔偿，则建议注意以下几个方面：

1、程序上讲，原则上权利人需在一审法庭辩论终结前提起惩罚性赔偿诉讼请求。尽管惩罚性赔偿是对侵权人的一种惩罚手段，但仍需权利人主张适用。

2、举证要点之一，着重参考双方之间的通信与联系，如双方之间存在涉案专利权关键人员的流动、双方之间存在关于涉案专利权的合同往来、双方之间存在过业务磋商、权利人发出过警告或律师函等。权利人需着重证明侵权人“可责性”，并且证明侵权人行为“可责性”的时间节点应该放在行为人行为当时。参考司法解释规定的六种情形，核心指向利用客观存在外化事实，证明侵权人主观已明知专利权的存在且意志上直接追求或者放任。

3、举证要点之二，区分于恶意侵权行为与一般专利侵权行为，权利人需举证侵权人直接仿制专利权技术产品严重于部分借鉴参考、在同一地区利用侵权产品抢占专利权产品市场严重于在不同地区侵权、经过法律处罚之后仍然肆意侵权而不改正严重于初次侵权、长时间销售侵权产品获利巨大严重于短暂销售等。着重于侵权行为的“严重性”，需要参考司法解释规定的七种情形，核心指向与侵权相关手段、次数、行为的时间地域特点等。

4、举证要点之三，着重关注针对涉诉专利权的在先司法判决或行政决定。

5、举证门槛并不高。我国《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条对权利人的举证并未设置很高的要求。只要权利人提出了相应证据，人民法院即可初步认定侵权人具有“故意侵权”的主观状态。这有利于权利人的举证，同时也给法院后续司法适用留下了空间。

6、与一般的专利侵权案件所类似，在相关证据因由侵权人所掌握而受阻无法调取时，侵权人可能会因此承担举证妨碍责任。

四、防矫枉过正，谨慎规避风险——FTO报告与风险规避

专利的核心在于创新，而创新也大多都是“站在巨人肩膀”上的前进。专利惩罚性赔偿制度是在专利侵权基础上的额外惩罚，专利侵权损害案件尚且纷繁复杂，若在惩罚性赔偿制度落地之后，权利人纷纷主张惩罚性赔偿，很可能会造成诉讼权利的滥用，也会使司法机关难承其重。对于创新性企业而言，FTO报告不失为寻求技术创新与规避风险之间的一条平衡之道。

（一）FTO调查报告的作用

FTO，全称为Freedom to Operate，直译为“自由实施”，指在不侵犯他人专利权的情况下，企业对技术自由地进行使用和开发，并将利用该技术生产的产品或服务投入市场[12]。FTO调查报告是证明行为人不侵权调查报告的一种，是指对企业实施的技术是否侵犯他人的专利权而进行尽职调查和发表法律意见，并作出是否侵犯他人专利权的分析报告。一旦发生了专利侵权行为，FTO调查报告的内容即可用于证明侵权人非主观故意，避免被法院认定为故意侵权，从而免于承担惩罚性赔偿责任。寻求FTO调查报告，不失为规避被惩罚性赔偿制度误伤的一种方式。

（二）如何做好FTO调查报告

1、避免作出带有利害关系风险的FTO报告：参考美国的案例，企业选择外部专利机构律师或者专利代理师作出FTO调查报告，可以避免因选择内部专利工程师出具报告而被法院认定“存在利害关系的风险”。

2、要求供应商对产品零部件提供FTO调查报告：针对采购自供应商的产品零部件，企业在采购应用之前，可以积极寻求其出具一份仅针对产品零部件的报告，是避免产品零部件涉侵权风险、企业因此承担恶意侵权风险的方式之一。

3、FTO报告围绕企业的技术方案进行了详细检索、分析：仅仅出具FTO报告，只是在形式上避免了风险，而FTO报告是否能起到关键作用，其核心在于报告是否涵盖了全部的技术方案、是否详细对每一技术特征进行了检索、分析、对比，是否依据以上论证材料作出了符合逻辑的结论等。形式符合而内容不合格的调查报告，其作用未必尽如预期。

（三）FTO与专利惩罚性赔偿风险规避的辩证关系

FTO报告是美国专利诉讼实践中所积累而形成的有益经验，然而在我国尚未有过全面实践。我国并未对潜在侵权人规定必须寻求专业法律意见的义务，美国也曾经出现过为避免被认定“故意侵权”而对FTO报告“有意无视”的实践情况。这把双刃剑，如何在我国专利惩罚性赔偿制度中起到作用，还有赖于实践的进一步检验。

结语

专利侵权的隐蔽性更强、举证难度更大等特点决定了惩罚性赔偿制度的适用确有必要。一系列司法政策性文件的出台，也宣示了我国专利侵权必将趋向于严格保护。我国已经初步从程序、实体、举证等多个角度建立起专利惩罚性赔偿制度，在后续的落地适用过程中，可参考借鉴美国专利惩罚性赔偿的有益域外经验。站在权利人角度，若其诉求获得惩罚性赔偿，举证时可将“恶意侵权”区别于“一般专利侵权”，针对性地进行举证，着重侵权人的“可责性”；站在普通创新性企业或者潜在侵权人的角度，若其力求避免惩罚性赔偿给企业带来的风险与负担，则可借助于外部专业机构，尝试使用FTO调查报告。不论从哪个角度进行考察，可以肯定的是，惩罚性赔偿制度是我国专利法领域一项重大进步，在未来的司法实践中，我国的科技创新将迎来更为公平、友好的法律环境，为社会主义营商环境的进一步改善和提升带来重大的积极影响。

[注]

[1] 崔军，钟炜健，知识产权犯罪是否以民事侵权为前提？ ——略论知识产权犯罪与民事侵权的实体关系，北大法宝，2020年11月16日。

[2] 朱理，专利侵权惩罚性赔偿制度的司法适用政策，载于《知识产权》，2020第8期：p21-p33.

[3] 中共中央、国务院《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》，2016年11月4日发行实施。

[4] 词条“punitive damages”，《元照英美法词典》，北京大学出版社，p1120.

[5] 词条“enhanced damages”，《元照英美法词典》，北京大学出版社，p474.

[6] 张武军，张唯玮，专利侵权惩罚性赔偿问题研究，载于《科技进步与对策》，2019第36卷第20期，p121-p127.

[7] Seymour v. McCormick, 57 U.S. 480, 491, 14 L. Ed. 1024 (1853)

[8] Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1391 (Fed. Cir. 1983), overruled by In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)

[9] In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360, 1385 (Fed. Cir. 2007), abrogated by Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 136 S. Ct. 1923, 195 L. Ed. 2d 278 (2016)

[10] Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 136 S. Ct. 1923, 1938, 195 L. Ed. 2d 278 (2016)

[11] 阮开欣，美国专利侵权惩罚性赔偿的经验和借鉴——兼评美国最高法院Halo案判决，载于《法律适用(司法案例)》，2017年第10期，p100-p110.

[12] 周永恒，刘用印，浅析自由实施（FTO）调查报告与专利侵权惩罚性赔偿，知产力，2020年1月19日.

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