资料来源：IPRdaily中文网络(IPRdaily.cn)

作者：陈建聪专利代理人

原题目：专利鉴赏中专利权的稳定性

在判定侵权的过程中，都使用对等原则。

那么在依据等同原则进行专利侵权判定时，应当明确比较的是什么呢？

9.14日，上海知识产权法院对原告胡某与被告摩拜（北京）信息技术有限公司侵害发明专利权纠纷案进行了宣判，驳回原告胡某的全部诉讼请求。

读取该判决书，我想以此案例，试着整理出一个侵权判定的一般流程图，以及以此案例，模拟出一个法庭形式的图解，将争议的焦点呈现出来。然后再试着读出一些案例给出的启示。

整个判决书先确定原被告的身份、再确认下原告的诉讼请求，然后进行事实的认定，包括涉案专利权的认定、技术事实的认定和原告计算索赔额的事实认定，最后针对几大焦点进行判定。

从而，第一，其侵权判定的流程一般可以如下图所示：

第二，对于焦点的认定，以法庭形式给出原告、被告之间的争议以及法院的判决，如下图所示：

在侵权判定过程中，都有用到等同原则。那么在依据等同原则进行专利侵权判定时，应当明确比较的是什么呢？判决书中在焦点2和3中，明确给出判定的对象是权利要求中的哪一技术特征与被诉侵权产品中的哪一特征。

另一方面，等同原则的适用是在全面覆盖原则判断的前提下进行的。只有不相同的技术特征，才需要考虑其是否构成等同。

第三方面，等同侵权的判断不同于专利申请过程中的创造性判断，而是需要满足“三基本一能够想到”的条件。

在北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定指南（2017）》

中，其第45-50条明确了该条件的定义和判定方式。“等同特征，是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。在是否构成等同特征的判断中，手段是技术特征本身的技术内容，功能和效果是技术特征的外部特性，技术特征的功能和效果取决于该技术特征的手段。其中，基本相同的手段，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在技术内容上并无实质性差异。

基本相同的功能，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在各自技术方案中所起的作用基本相同。被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他作用的，不予考虑。基本相同的效果，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征在各自技术方案中所达到的技术效果基本相当。被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相比还有其他技术效果的，不予考虑。无需经过创造性劳动就能够想到，是指对于本领域普通技术人员而言，被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求对应技术特征相互替换是容易想到的。

在具体判断时可考虑以下因素：两技术特征是否属于同一或相近的技术类别；两技术特征所利用的工作原理是否相同；两技术特征之间是否存在简单的直接替换关系，即两技术特征之间的替换是否需对其他部分作出重新设计，但简单的尺寸和接口位置的调整不属于重新设计。在判定是否构成等同侵权时，对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动应当依次进行判断，但手段、功能、效果的判断起主要作用。”

手段是技术特征本身的技术内容，是首先要判断的内容。在焦点2中，“电连接”是一个较大的上位概念，涉案专利的说明书中也并没有列举出下位概念，没有更多的对电连接的具体解释。不论是说明书还是权利要求书，具体显示电连接的地方均是在技术方案的一个特征里：“由微型摄像头、图形解码器、存储器及二维码比对器构成二维码识别器，微型摄像头与图形解码器电连接，图形解码器和存储器同时与二维码比对器电连接，”，在该句话里，一个器件由4个部件构成，4个部件连接方式如下：

除了这句话，“电连接”在专利文件的其他地方都没有记载，因此判断电连接的下位概念，判断的方式主要有两种：1）内部推理/理解,根据权利要求书和说明书的全文记载的内容进行推理或理解；2）外部推理/理解，在1）的基础上，根据教科书、工具书的记载或者本领域技术人员的常规知识推理/理解。并且内部推理/理解优先于外部推理/理解。

针对第一种判断方式如：“涉案专利权利要求3记载“打开二维码识别器的开关，使微型摄像头、图形解码器、存储器、二维码比对器和控制器均处于工作状态”。既然一个开关可同时启动5个元器件，可印证“微型摄像头、图形解码器、存储器、二维码比对器和控制器”均集成在一起，并且进行了权利要求所记载的电连接。”

针对第二种判断方式如：“说明书中虽未明确“电连接”的具体技术特征，但本发明属于电动车技术领域，根据本领域普通技术人员阅读说明书对“电连接”的理解，电连接是指物理接触的电路连接，而不是无线通信信号连接。”

从而法院判定，“构成“二维码识别器”的四个组成部分“微型摄像头、图形解码器、存储器及二维码比对器”需集成在一起，且“微型摄像头与图形解码器电连接，图形解码器和存储器同时与二维码比对器电连接”中的电连接为物理接触的电路连接。”，而被控侵权产品的图形解码器与二维码比对器之间为无线信号连接，从而被控侵权产品摩拜单车锁控制系统缺少涉案专利权利要求1记载的“二维码识别器”“图形解码器…与二维码比对器电连接”的技术特征，从而物理接触的连接和无线连接的技术手段不同，两技术特征所利用的有线和无线的工作原理不同；两技术特征之间不存在简单的直接替换关系，不满足第一个“基本”相同的手段，从而也不构成等同。

而在焦点3中，首先明确给出：明确给出判定的对象是权利要求中的哪一技术特征与被诉侵权产品中的哪一特征。

判定的对象是：涉案专利“比对信号不一致时控制器控制防盗报警器报警”的技术特征 与“如果云端服务器在收到手机发送的开锁申请后，判断不符合开锁条件,则不发送开锁指令到锁控制器”的对应技术特征之间的比对。

因此，并非是将被诉侵权侵权产品的整体与权利要求的技术方案的整体进行比较，是技术特征与对应技术特征的比较。在该焦点中，发送报警信号 和 不发送任何信号，法院认为是属于两种不同的技术路径。也就是这两个特征的技术手段是不同的，从而也不构成等同。

从而，2个焦点的对应特征既不相同，也不等同，从而被控侵权产品摩拜单车锁控制系统没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。

而对于方法的权利要求，由于是附属于权利要求1的系统之上，其保护范围包含了系统，因此也不落入涉案专利权利要求1的保护范围。

一般来说，法院的判决分包括三部分，如下图所示：

即包括1）.权利的存在与范围的确定；2）.是否侵权的判定；3）.侵权责任的承担，例如赔偿额的确定。这三部分是递进的过程，每一个前面部分的成立是后面部分继续进行的前提。也就是，只有前面的部分成立了，才进行后面的部分。本案是到了第二部分。

该案例给予的启示有：

1.注重说明书的作用。若权利要求中存在上位概念，对技术方案多做一些下位概念的解释，这样可以固化为一种内部的证据，内部理解优于外部理解；或者拓展更多下位概念的具体实施例，例如电连接如果可以无线连接也可以有线连接，则拓展有线连接的方案和无线连接的方案。

2.如果方法是依附于系统之上的方法，虽然是独立权利要求，但保护范围也相当于是一种系统权利要求的“从属权利要求”。如果方法不是必然要依附于系统上，是否考虑方法权利要求的另案申请。

3.基于全面覆盖原则，在最初撰写专利申请文件时考虑所写的是否都是必要技术特征。非必要技术特征的写入会限制缩小保护范围。例如，四个部件集成在一个器件里是否是必要技术特征。

当然，本案还可以上诉，还没有到了盖棺论定的时候。所做的分析仅仅作为个人对本案例的该判决书所作的感想，仅给出一个观察角度的意见参考。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：陈剑聪 专利代理人

编辑：IPRdaily 赵珍 / 校对：IPRdaily 纵横君